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“商标蟑螂”还能走多远?

时间:2015-08-28 03:33  作者:京祺商标注册公司

疯狂的“商标蟑螂”

几年前,有这样一位先生:我客户需要买他手头的商标,经过几轮电话洽谈,他很快就打飞的过来了。他包里各种转让手续一应俱全,办理过程驾轻就熟。看得出来,他行走商标江湖已经有好些年。办完手续,他还拿出包里的一大摞注册证书,盘算着两件事情:把这些商标卖出去,大概能卖个什么价钱?拿着注册证去索赔,大概可以判多少?

他不经营实体,揣着注册证书,到处发函或打官司,然后获得赔偿或转让费,以此谋生。看上去他日子过得很滋润,很光鲜。

他是“商标蟑螂”这个职业群体中的一员。在那个时期,郑州的王某注册两百多件商标并公开售卖,其中“老鼠爱大米”标价3000万元。浙江的章某将“现代”注册在几乎所有类别上,以至于韩国现代汽车不得不以浙江省的总经销权为代价换取“现代”汽车商标,章某凭此举可获得每年数千万的收入。电影《哈利•波特》风靡全球后,两位女孩迅速注册了“哈利波特”的服装商标,并转手卖出。南京的吴某申请过上千件商标,还专门开办了代理公司,他在媒体上的曝光率很高,并自封了诸如“商标大王”、“中国商标第一人”、“商标策划大师”、“民族商标的先行者”等多个头衔。

自2001年底开始,国家对商标申请人的限制放宽,自然人可以注册和转让商标,这就为“商标蟑螂”敞开了大门。而我国经济的快速发展,也为“商标蟑螂”的生长提供了温床。

注册商标的成本低廉,但商标注册后可以卖到少则数万数十万多则成百上千万的高价。一时间,越来越多的人加入到这个一本万利的“投资行业”。当时有“职业专家”指出,“随着人们商标意识的提高,知识产权概念的逐渐明晰和品牌竞争的加剧,从事这个行业的人将越来越多,并成为21世纪的一项新型职业”。而上文提到的注册和转让“现代”商标的章某,还走进了央视的“财富故事会”,“致富经验”得到推广。

其实,并不否认商标交易是一种正常的市场行为。但是,在道德缺失到“道高一尺、魔高一丈”的现实面前,纯商标注册制度的弊端日益突出,恶意抢注、“傍名牌”、“跑马圈地”、恶意异议、恶意缠诉的现象愈演愈烈,由此引发了商标申请量非正常增长等等一系列连锁反应,给企业的正常经营和竞争秩序造成了极大的危害。

商标的生命在于使用,未经使用的商标并不载有厂商的产品信息,更无商誉积累。较之于“专利蟑螂”的智力投入,“商标蟑螂”手中只不过是一些符号。与“专利蟑螂”的研发投入相比,申请注册一枚商标的成本通常也就在一两千元之间。那个时期,凭着一纸商标注册证书可以独步天下,搅得市场惶恐不安,法律的公平正义何在?

好在,这些年的商标司法及立法实践已逐步做出了回应。“商标蟑螂”的回报前景渐显暗淡。

注册而不使用的索赔行为,逐渐难以得到支持

“商标蟑螂”大多熟悉市场,嗅觉灵敏,常常将他人在先使用的商标据为己有,然后以这个“合法”工具挟持在先使用人。他们的“维权索赔”行为常常令商标使用人难以招架。但是,这种注而不用的索赔行为将逐渐难以得到支持。

2009年,最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中明确:“妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系,使民事责任的承担有利于鼓励商标使用,激活商标资源,防止利用注册商标不正当地投机取巧。请求保护的注册商标未实际投入商业使用的……除为维权而支出的合理费用外,如果确无实际损失和其他损害,一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿;注册人或者受让人并无实际使用意图,仅将注册商标作为索赔工具的,可以不予赔偿……”

修改后《商标法》第六十四条进一步规定:“注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。”

抢注他人在先使用商标的,在先使用人有机会继续使用

索赔恐怕还不是最狠的杀手锏,“商标蟑螂”们心里清楚,维权活动可能给使用人带来的停止使用风险,才是真正的大杀器。但是,申请注册商标后要求在先使用人停止使用,也并不一定能得到支持。

南京夫子庙饮食公司长期使用的“蒋有记”商标拥有较高知名度,但因为抽签原因,“蒋有记”商标旁落他人。在后来的商标侵权纠纷中,法院最终判决夫子庙饮食公司可以在原有经营地点、以原有方式继续使用“蒋有记”商标。

随着商标法的修改和施行,“商标蟑螂”的“大杀器”功力锐减。修改后《商标法》第五十九条第三款规定,“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标……”

该规定的精神很快在“尚•丹尼”案中得到了体现。北京尚丹尼美发中心自2008年开始使用“尚•丹尼造型”门头及指示牌,而其前员工家属谭某于2012年申请并于2014年获准注册了“尚丹尼”商标。后者提起诉讼要求前者赔偿各项损失20万元。法院认为,尚丹尼中心使用“尚•丹尼”在先并具有一定影响,其在先使用行为符合《商标法》第59条第3款的规定,谭某无权禁止尚丹尼中心继续使用“尚•丹尼”商标,并据此驳回了谭某的全部诉讼请求。

抢注公有领域的符号,并不能阻止他人的合理使用行为

“商标蟑螂”习惯于抢注公有领域的符号并以此挟持正当使用者,获取不正当利益,这往往会引起整个行业的不安。但多年的商标法律实践并未给这些注册商标以绝对的保护,而是通过合理使用制度来实现公平正义。

在“DP”案中,李某因持有25类服装上的“DP”注册商标,对雅戈尔服饰公司在衬衫吊牌上使用“DP”字样的行为提起了诉讼。但是,“DP”系一种服装面料抗皱整理技术的通用缩写,且服装专业研究及生产领域广泛使用该缩写。基于这一特殊事实,法院最终认定,雅戈尔服饰在衬衣上标注“DP”字样属于表示商品特定质量意义上的使用,不构成侵权。

在“薰衣草”案中,由于“薰衣草”提取物可以作为一种香料用于纸巾生产制造,恒安集团在“心相印”手帕纸、面巾纸外包装上使用“薰衣草”字样,被认定是为了表述其产品含有“薰衣草”香料或具有“薰衣草”香型特点。法院最终判决恒安集团的行为不侵犯他人“薰衣草”注册商标专用权。

2011年,最高人民法院就在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中明确:“妥善认定商标侵权抗辩,维护正当经营者的合法权益。商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件,被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或者近似标识的,可以依法认定为正当使用。”

而修改后的《商标法》在第五十九条第一款专门规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

抢注商标并恶意缠诉的,会影响混淆判断,侵权主张得不到支持

商标注册及维权行为都需遵循诚实信用原则,法律保障当事人依法行使自己的民事权利和诉讼权利,又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下善意、审慎地行使权利。“商标蟑螂”非以正当经营使用商标为目的,抢注商标并恶意缠诉的,在妨碍在先使用人诚信经营的同时,还可能影响稳定消费群体的正常认牌购物。而从商标侵权混淆判断的角度来讲,此情形之下往往存在在先使用行为不会导致混淆的情况。

在“友阿”案中,被告友谊阿波罗控股公司在2001年就已经使用“友阿”相关标识并建立了相当高的知名度,而曾供职于当地某知识产权咨询公司的原告索某于2004年开始申请注册“友阿”商标,纠纷发生时“友阿”已经与被告旗下业务建立起牢不可破的对应关系。法院审理认为,“虽然友谊阿波罗商业公司提供的百货商品销售服务与‘友阿’注册商标核定使用的‘推销(替他人)’服务系类似服务,被诉标识在字面上与注册商标具有某些近似元素,但综合考察友谊阿波罗商业公司之被诉标识的形成和发展过程及主观意图,其因在先、诚信使用商业标识所形成的稳定的市场格局,以及诉请保护商标本身知名度所决定的保护范围等情况,友谊阿波罗商业公司使用被诉标识的行为不会造成市场混淆”,不构成对索某“友阿”注册商标专用权的侵害。

而在最高人民法院提审的“歌力思”案中,歌力思公司长期使用“歌力思”企业字号及相关商标,同样在深圳经营关联业务的王某申请注册了“歌力思”商标,进而在杭州、南京、上海、福州等多个城市公证购买歌力思公司的“歌力思”产品并开展维权活动。这场纠纷自2011年开始,最终在2014年由最高人民法院一锤定音,歌力思公司的行为不会使消费者误认为商品来自于王某,不侵犯王某的商标专用权。《最高人民法院知识产权案件年度报告(2014))》在梳理该案裁判逻辑时指出:“任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使商标权的行为均属于权力滥用,相关主张不能得到法律的保护和支持。”

注册而不使用,还可能遭遇釜底抽薪

商标注册并非一劳永逸的事情,其后续维护过程中的法律风险大量存在,维护成本也并不低。在商标撤销、无效宣告等制度面前,“商标蟑螂”注册商标越多,背负的压力越重。

曾经炒得沸沸扬扬的“特斯拉”商标事件中,占某持有的“特斯拉”商标给特斯拉公司进军国内市场制造了很大困难,双方在商标问题上展开了长期的较量。但是,由于占某的“特斯拉”商标注册后几乎没有使用过,被特斯拉公司提起了撤销商标连续三年未使用的申请。这场纠纷以双方迅速低调和解的方式收场,这跟特斯拉公司“釜底抽薪”的行动不无关系。

商标撤销制度的存在,给注而不用的“商标蟑螂”带来了实实在在的震慑。因为,他们大量的商标很快就注册满三年,而随着社会整体商标意识的日益增强,提起撤销三年不使用申请日益成为使用需求者“排雷扫障”的常规武器。而事实证明,应付撤销三年不使用的象征性使用等方式,既需要花费成本,效果也并不好。

除了撤销三年不使用制度,商标无效宣告制度也同样具有釜底抽薪的效果。无效宣告案件中,评审机关也会对注册人的主观意图包括是否有真实使用意图做一定考量。在其他条件相等的情况下,一件没有实际使用意图的商标,被无效宣告的可能性更大。

“商标蟑螂”们的商标一旦被撤销,将面临“竹篮打水一场空”的尴尬局面。而要维护好手头成千上万件商标,在无限增长的成本面前,“商标蟑螂”们也将日渐力不从心。  

在知识产权日益受到强保护的大背景下,商标侵权者将面临着更高的侵权成本,而同样违背诚信精神的“商标蟑螂”们也在被日渐脱去“合法”的外衣,面临着更加高昂的“投资风险”。尽管现有的制度和实践还不足以令“商标蟑螂”们望而却步,但正当经营者已经拥有了制敌自卫的法律组合拳。“商标蟑螂”越是疯狂,越可能会得不偿失。相信随着整个市场环境和法律环境的进一步改善,“商标蟑螂”每前行一步都将愈发艰难。

 

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